Toegegeven, er is momenteel niet veel te doen over deze kwestie, maar het is zo FUN en meestal zijn de feiten zo louche, smerig en ronduit smerig dat ik het niet kan laten. Dus laten we ter zake komen. Volgens de Federal Trademark Dilution Act (“FTDA”), 15 USC 15 §1125, is verwatering van een handelsmerk “de vermindering van de geschiktheid van een beroemd merk om waren of diensten te identificeren en te onderscheiden, ongeacht de aan- of afwezigheid van (1) concurrentie tussen de eigenaar van het beroemde merk en andere partijen, of (2) gevaar voor verwarring, vergissing of misleiding”. Het federale verwateringsrecht beschermt dus de identificerende of onderscheidende kracht van een merk.
Aantasting is een variant van verwatering. Een merk wordt aangetast wanneer een inbreukmakend merk het aangetaste merk in een negatief daglicht stelt – meestal in de context van sex, drugs, misdaad, etc. Het kan ook gebeuren als de inbreukmaker goederen van lage kwaliteit aanbiedt. De gedachte is dat het gebruik van een merk door afzwakking de commerciële waarde van het merk dreigt te vernietigen, omdat mensen het gebrek aan kwaliteit van de goederen van de inbreukmaker in verband zullen brengen met de niet-verwante goederen van de eiser, of omdat het gebruik van het merk door de inbreukmaker de reputatie van het merk als een gezonde identificatie van de producten of diensten van de eigenaar vermindert.
Verwatering door vervaging holt langzaam het onderscheidend vermogen van een merk uit, terwijl verwatering door afzwakking een aanval is op de reputatie en het positieve imago van een merk. Het zit zo: verwatering door afzwakking is een geheel andere analyse dan die van de waarschijnlijkheid van verwarring. Hebt u die “aan- of afwezigheid” woorden in het statuut opgemerkt? Maar voordat u met uw hakken over de sloot gaat en “Yahtzee!” gaat schreeuwen, moet u weten dat het heel moeilijk is om een verwatering te bewijzen, dus wordt niet te enthousiast om dit argument te gebruiken. De norm is overal omdat het typisch wordt geanalyseerd onder de verwateringswetten van een staat (als die er zijn). En ik haat het om te doen wat een advocaat zegt, maar in dit geval hangt het echt af van de jurisdictie waar men een vordering wegens aantasting kan instellen. Het is beter bekend als de “Victor’s Little Secret” zaak. Er zijn een heleboel andere zaken over bezoedeling, maar deze zaak loopt al HEEL lang en kreeg zelfs aandacht van het USSC. Om een lang verhaal kort te maken: Victor’s Little Secret is een winkel in amusementsproducten voor volwassenen. Het lingeriebedrijf Victoria’s Secret had geen gevoel voor humor bij die naam en klaagde het bedrijf onder meer aan wegens aantasting van hun merk. Het USSC was het niet eens met het aangevoerde bewijs en verwees de zaak terug naar de Sixth Circuit. Na terugverwijzing bevestigde de Sixth Circuit een verbod voor de gedaagde, Moseley, om het merk “Victor’s Little Secret” te gebruiken. De rechtbank merkte op: “Er zijn ten minste acht federale zaken in zes jurisdicties die concluderen dat een bekend merk wordt aangetast wanneer zijn merk semantisch wordt geassocieerd met een nieuw merk dat wordt gebruikt om sex-gerelateerde producten te verkopen. Wij vinden in de jurisprudentie geen uitzonderingen die toestaan dat een dergelijk nieuw merk dat met sex wordt geassocieerd, blijft bestaan.” Zij voegden een litanie van zaken toe om deze bewering te ondersteunen:
- Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (de vertoning door gedaagden op een tentoonstelling voor volwassenenentertainment van twee modellen die op een raket met het merk VIAGRA reden en condooms uitdeelden, zou waarschijnlijk de reputatie van het merk van Pfizer schaden);
- Williams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, at *7 (N.D. Cal, Dec. 6, 2007) (gebruik door gedaagden van het merk POTTERY BARN op hun seksueel georiënteerde websites zal waarschijnlijk afbreuk doen “door deze merken te associëren met de inrichting van kinderen en tieners”);
- Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (gebruik van “VelVeeda” door pornografische website tast handelsmerk VELVEETA aan);
- Victoria’s Cyber Secret Ltd. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc., 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (internethandelsnamen van gedaagden kunnen afbreuk doen aan bekend merk wanneer websites “zullen worden gebruikt voor amusement van wulpse aard dat alleen geschikt is voor volwassenen”);
- Mattell, Inc. v. Internet Dimensions Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (het in verband brengen van BARBIE met pornografie zal de indruk die het publiek van BARBIE heeft, ongunstig beïnvloeden);
- Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D. Tex. 1998) (gebruik door gedaagden van “The Polo Club” of “Polo Executive Retreat” als amusementsclub voor volwassenen tastte het POLO-handelsmerk aan);
- Pillsbury Co. v. Milky Way Prods, Inc, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (de seksueel getinte variant van de PILLSBURY DOUGHBOY van de gedaagde tastte het merk van de eiser aan);
- Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 467 F. Supp. 366, 377 (S.D.N.Y. 1979) (pornografische afbeelding van een Dallas Cowboys Cheerleader-achtige cheerleader in een film voor volwassenen tastte het professionele merk van de Dallas Cowboys aan).
OK! We snappen het! Seks is gelijk aan bezoedeling. Schande over u, bezoedelaars! Ik moet toegeven, dat ik moest lachen toen ik sommige van deze zaken las. Maar wat gebeurt er als de vermeende bezoedeling geen betrekking heeft op iemands stoute delen? Weet je nog dat ik zei dat het van het rechtsgebied zou afhangen? Laten we eens kijken wat andere rechtbanken met deze kwestie doen:
- Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (Bezoedeling louter veroorzaakt door een redactionele of artistieke parodie die een product of het imago ervan satireert, is niet vervolgbaar vanwege de vrije meningsuiting bescherming van het Eerste Amendement);
- Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(Geen parodie omdat de producten en diensten vergelijkbaar waren en met elkaar concurreerden en bezoedeling omdat het een negatieve associatie opriep);
- Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006) (geen aantasting van hoogwaardige handtassen toen iemand “Chewy Vuitton”-piepspeeltjes voor honden verkocht);
- Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc., 274 F.Supp.2d 319 (E.D.N.Y., 2006) (“Bekladding is niet beperkt tot slinks gedrag; het vervangen van een garantie door een inferieure garantie leidt tot een associatie met de inferieure dienst die door een leverancier wordt verleend”);
- Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985) (“Wanneer de associatie in wezen een onschuldige, zuivere woordspeling is, die slechts een parodie vormt op of de draak steekt met het merk van de eiser, is bekladding niet waarschijnlijk. Een parodie kan van slechte smaak getuigen, maar het stijgt niet tot het niveau van ongezond of onsmakelijk).
¡Ay carumba! Voor degenen die thuis de score bijhouden: Negatieve associatie, seks, inferieur product of dienst is gelijk aan bezoedeling. Vrijheid van meningsuiting, parodie, of ongelijksoortige goederen is niet gelijk aan bezoedeling. Je kunt het de kleine man niet aandoen in Utah (Harris Research, Inc, v. Lydon), maar je mag wel iemand met een Nazi vergelijken in Georgia (Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.) Het is OK om een merk te gebruiken om iemand een vetzak te noemen in New Mexico, (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld), maar je kunt beter geen inbreukmakend merk op belabberde producten zetten in New York (Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.) En als je een merk gebruikt in verband met entertainment voor volwassenen, waar dan ook, dan ben je er geweest. Dit geldt waarschijnlijk ook voor misdaad en drugs. Genoeg gehad?
Aan het eind van de dag is bezoedeling een leuke analyse, maar het komt niet vaak voor omdat de feiten ofwel heel duidelijk bezoedelend zijn (zoals in het geval van een sex-gerelateerd gebruik) en de zaken worden geschikt, of het is een verliezend argument en een complete verspilling van tijd, dus wordt het niet aangevoerd. Plus, aantasting kan nogal lastig te bewijzen zijn. Denk maar aan de berg bewijsmateriaal die je moet overleggen om aan te tonen dat de mening van het consumentenpubliek over je merk daadwerkelijk is verlaagd. Dit zou de reden kunnen zijn waarom de klacht van International House of Pancakes het liet voor wat het was en het hield bij het gewone verwatering door vervaging argument toen het International House of Prayer aanklaagde. Voor een bespreking van die zaak, lees: IHOP v. IHOP: House of Pancakes Sues House of Prayer.
Men zou kunnen aanvoeren dat het toestaan van een inbreukmakend gebruik door een religieuze groep een smet werpt op een niet-religieuze organisatie als IHOP, misschien met het argument dat de organisatie er een punt van maakt om alle culturen en religies te accepteren. Maar toch, het zal erg moeilijk zijn om te bewijzen dat een gebedsdienst ergens een smet op werpt. Afzwakking als gevolg van vervaging? Zeker. Aantasting? Meh- niet zo veel. Overigens durf ik te wedden dat IHOP (zowel de gebedsmensen als het pannenkoekenrestaurant) in staat zou zijn om een zaak van bezoedeling te winnen tegen een bedrijf dat een vettere afkorting van IHOP zou gebruiken. Maar aan het eind van de dag vraag ik me toch af wat IHOP (de mensen van de pannenkoeken) gedaan zouden hebben als de gedaagde de Kerk van Satan was geweest? DAT zou pas een interessant argument voor bezoedeling zijn geweest!