Trademark Tarnishment: Trademark Tarnishment: Dirty Little Secret

A dire il vero, non c’è molto in ballo con l’intera questione del tarnishment al momento, ma è così divertente e il più delle volte, i fatti sono così squallidi, sordidi, e semplicemente volgari che non posso resistere. Quindi arriviamo al punto. Secondo il Federal Trademark Dilution Act (“FTDA”), 15 USC 15 §1125, la diluizione del marchio è “la diminuzione della capacità di un marchio famoso di identificare e distinguere prodotti o servizi, indipendentemente dalla presenza o assenza di (1) concorrenza tra il proprietario del marchio famoso e altre parti, o (2) rischio di confusione, errore o inganno”. Così, la legge federale sulla diluizione protegge il potere identificativo o distintivo di un marchio.

L’appannamento è un tipo di diluizione. Un marchio è offuscato quando un marchio contraffatto ritrae il marchio contraffatto in una luce negativa – di solito nel contesto del sesso, della droga, del crimine, ecc. Può anche succedere se il contraffattore offre prodotti di bassa qualità. Il pensiero è che l’uso appannante di un marchio minaccia di distruggere il valore commerciale del marchio perché la gente assocerà la mancanza di qualità dei prodotti del trasgressore con i prodotti non correlati del querelante, o perché l’uso del trasgressore riduce la reputazione del marchio come un sano identificatore dei prodotti o servizi del proprietario.

La diluizione per offuscamento lentamente assottiglia il carattere distintivo di un marchio mentre la diluizione per appannamento è un attacco alla reputazione e all’immagine positiva di un marchio. Ecco il punto: la diluizione per offuscamento è un’analisi completamente separata dall’analisi del rischio di confusione. Avete colto la verbosità “presenza o assenza” nello statuto? Ma prima di alzare i tacchi e gridare “Yahtzee!” dovreste sapere che è davvero difficile far attaccare un argomento di appannamento, quindi non siate ansiosi di tirarlo fuori. Lo standard è dappertutto perché è tipicamente analizzato sotto le leggi di diluizione di uno stato (se ce ne sono). E odio fare quella cosa dell’avvocato “beh, dipende”, ma in questo caso, una causa di azione di appannamento dipende davvero dalla giurisdizione.

Moseley contro V Secret Catalogue, Inc. è il caso principale. È più comunemente conosciuto come il caso “Victor’s Little Secret”. Ci sono molti altri casi di appannamento, ma questo va avanti da SEMPRE e ha persino ottenuto l’attenzione dell’USSC. Per farla breve, Victor’s Little Secret è un negozio di novità per adulti. L’azienda di lingerie Victoria’s Secret non aveva il senso dell’umorismo per quel nome e ha fatto causa, tra le altre cose, per appannamento del loro marchio. L’USSC ha preso in considerazione la prova presentata e l’ha rimandata al Sesto Circuito. Su rinvio, il Sesto Circuito ha sostenuto un’ingiunzione che vieta al convenuto, Moseley, di usare il marchio “Victor’s Little Secret”. La corte ha notato “Ci sono stati almeno otto casi federali in sei giurisdizioni che concludono che un marchio famoso è offuscato quando il suo marchio è semanticamente associato a un nuovo marchio che è usato per vendere prodotti legati al sesso. Non troviamo eccezioni nella giurisprudenza che permettono a tale nuovo marchio associato al sesso di stare in piedi”. Hanno incluso una litania di casi a sostegno di questa tesi:

• Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (l’esposizione da parte dei convenuti ad una mostra di intrattenimento per adulti di due modelle che cavalcano un missile a marchio VIAGRA e distribuiscono preservativi avrebbe probabilmente danneggiato la reputazione del marchio Pfizer);
• Williams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, a *7 (N.D. Cal, 6 dicembre 2007) (l’uso da parte dei convenuti del marchio POTTERY BARN sui loro siti web a sfondo sessuale potrebbe offuscare “associando quei marchi all’arredamento per bambini e adolescenti”);
• Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (l’uso di “VelVeeda” da parte di un sito pornografico offusca il marchio VELVEETA);
• Victoria’s Cyber Secret Ltd., P’ship v. V Secret Catalogue Ltd. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc., 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (i nomi commerciali dei convenuti su Internet possono offuscare il famoso marchio quando i siti web “saranno usati per intrattenimento di natura lasciva adatto solo agli adulti”);
• Mattell, Inc. v. Internet Dimensions Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (collegare BARBIE alla pornografia colorerà negativamente le impressioni del pubblico su BARBIE);
• Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D Tex. 1998) (l’uso da parte dei convenuti di “The Polo Club” o “Polo Executive Retreat” come club di intrattenimento per adulti ha offuscato il marchio POLO);
• Pillsbury Co. v. Milky Way Prods, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (la variazione sessualmente orientata del PILLSBURY DOUGHBOY del convenuto ha offuscato il marchio del querelante);
• Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 467 F. Supp. 366, 377 (S.D.N.Y. 1979) (la rappresentazione pornografica di una cheerleader stile Dallas Cowboys Cheerleaders in un film per adulti ha offuscato il marchio professionale dei Dallas Cowboys).

OK! Abbiamo capito! Sesso uguale appannamento. Vergognatevi, appannatori! Devo ammettere, però, che ho ridacchiato quando ho letto alcune di queste sentenze. Ma cosa succede se il presunto appannamento non coinvolge le parti intime di una persona? Ricordate che vi ho detto che dipende dalla giurisdizione? Diamo un’occhiata a quello che altri tribunali stanno facendo con questo problema:

• Smith contro Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (L’appannamento causato semplicemente da una parodia editoriale o artistica che satireggia un prodotto o la sua immagine non è perseguibile a causa della protezione della libertà di parola del primo emendamento);
• Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(Nessuna parodia perché i prodotti e i servizi erano simili e in concorrenza e appannamento perché ha creato un’associazione negativa);
• Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006) (nessun appannamento di borse di alta qualità quando una persona ha venduto “Chewy Vuitton” giocattoli per cani cigolanti);
• Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc., 274 F.Supp.2d 319 (E.D.N.Y., 2006) (L’appannamento non si limita alla condotta sordida; la sostituzione di una garanzia con una garanzia inferiore comporta un’associazione con il servizio inferiore fornito da un fornitore);
• Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985)( Quando l’associazione è essenzialmente un gioco di parole innocuo e pulito, che semplicemente parodizza o prende in giro il marchio del ricorrente, l’appannamento non è probabile. Una parodia potrebbe essere di cattivo gusto, ma non si eleva al livello di malsano o disgustoso).

¡Ay carumba! Per quelli di voi che tengono il punteggio a casa: Associazione negativa, sesso, prodotto o servizio inferiore è uguale ad appannamento. Discorso libero, parodia, o beni dissimili non equivale ad appannamento. Non si può “attaccare il piccolo uomo” nello Utah (Harris Research, Inc, v. Lydon), ma si può paragonare qualcuno a un nazista in Georgia (Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.) Va bene usare un marchio per chiamare qualcuno “lardone” nel New Mexico, (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld), ma è meglio non mettere un marchio in violazione su prodotti schifosi a New York (Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.) E se si usa un marchio in relazione all’intrattenimento per adulti da qualche parte, si è fritti. Questo probabilmente vale anche per il crimine e la droga. Ne hai avuto abbastanza?

Alla fine della giornata, l’appannamento è un’analisi divertente, ma non viene fuori molto perché i fatti o sono molto chiaramente appannanti (come nel caso di un uso legato al sesso) e i casi si risolvono, o è un argomento perdente e una completa perdita di tempo, quindi non è presunto. Inoltre, l’appannamento può essere una specie di spina nel fianco da provare. Pensate alla montagna di prove che dovete produrre per dimostrare che l’opinione del pubblico che consuma il vostro marchio è effettivamente diminuita. Questo potrebbe essere il motivo per cui la denuncia di International House of Pancakes l’ha lasciata fuori e si è attenuta al vecchio argomento della diluizione per offuscamento quando ha fatto causa a International House of Prayer. Per una discussione di quel caso, leggete: IHOP v. IHOP: House of Pancakes Sues House of Prayer.

Si potrebbe sostenere che permettere un uso illecito da parte di un gruppo religioso offuscherebbe un’organizzazione non religiosa come IHOP, magari sostenendo che l’organizzazione si impegna ad accettare tutte le culture e fedi. Ma comunque, sarà molto difficile provare che un servizio di preghiera offuschi qualcosa. La diluizione come risultato di un offuscamento? Ci si può scommettere. Appannamento? Meh- non così tanto. Per inciso, scommetto che IHOP (sia la gente di preghiera che il ristorante di frittelle) sarebbe in grado di citare in giudizio, probabilmente vincendo un caso di appannamento contro una società che usa un acronimo più pacchiano di IHOP. Alla fine della giornata, però, non posso ancora fare a meno di chiedermi cosa avrebbe fatto IHOP (la gente delle frittelle) se l’imputato fosse stata la Chiesa di Satana? Quello sì che sarebbe stato un argomento interessante per l’appannamento!