Perché depositare una domanda di prosecuzione prima della concessione del brevetto?

“Non so quello che non so”. Questo assioma suona vero per me, specialmente quando si tratta del futuro. La mia sensazione è che la maggior parte dei proprietari di brevetti non può prevedere tutti i modi in cui i concorrenti cercheranno di progettare intorno ai loro brevetti. Il deposito di una domanda di prosecuzione prima che il vostro brevetto sia concesso mantiene la pendenza. Questo vi permette di perseguire ulteriori rivendicazioni con la data di priorità precedente al deposito del vostro brevetto precedente. Non potete depositare una domanda di prosecuzione dopo che il vostro brevetto è stato rilasciato.

I tentativi dei concorrenti di aggirare il vostro brevetto

Lo scopo della vostra protezione brevettuale sarà definito dalle rivendicazioni che sono state ammesse dall’esaminatore del brevetto. I concorrenti comunemente studiano le rivendicazioni dei brevetti per vedere se possono progettare intorno ad esse. In effetti, non c’è niente di sbagliato in questo. Il pubblico ha il diritto di sapere cosa avete brevettato, il che include il diritto di vendere prodotti e servizi che evitano la violazione. Si chiama concorrenza leale.

Il senno di poi è perfetto

Il problema per i proprietari dei brevetti è che non possono profetizzare tutti i modi in cui i concorrenti copieranno il prodotto brevettato senza infrangere le rivendicazioni. Solo il tempo ci dirà quanto intelligente può essere la gente che progetta intorno ai brevetti.

Cos’è una rivendicazione segnaposto?

Una domanda di continuazione può servire come segnaposto, qualcosa per riservare i vostri diritti mentre pensate ai prossimi passi. Infatti, la domanda di prosecuzione può contenere una sola rivendicazione al momento del deposito iniziale. In seguito, è possibile sostituire la rivendicazione segnaposto con rivendicazioni aggiornate dopo aver avuto l’opportunità di vedere come il mercato sta reagendo al loro brevetto rilasciato. Quando diventa chiaro come i concorrenti stiano cercando di progettare intorno alle rivendicazioni del brevetto concesso, il titolare del brevetto può quindi presentare un emendamento preliminare per sostituire la rivendicazione segnaposto nella domanda di prosecuzione con rivendicazioni strategicamente redatte volte a coprire i prodotti concorrenti pur trovando supporto nella specifica.

Quando deve essere depositata una domanda di prosecuzione?

Una domanda di prosecuzione è anche conosciuta come una domanda “figlia” mentre la domanda pendente alla quale rivendica la priorità è la domanda “madre”. Una domanda figlia deve essere depositata mentre la domanda madre è pendente – cioè non abbandonata o emessa.

Evitare i rimpianti: Cosa succede se non riuscite a depositare una prosecuzione prima che il vostro brevetto sia concesso?

È troppo tardi per depositare una domanda di prosecuzione dopo che la domanda di brevetto madre è stata rilasciata. Pertanto, è fondamentale pianificare in anticipo e programmare il pagamento della tassa di rilascio per darsi abbastanza tempo per depositare la continuazione.

Per essere prudenti, è meglio avere la continuazione preparata e pronta per essere depositata nel momento in cui si paga la tassa di rilascio. Se questo non è possibile o si preferisce pagare la tassa di emissione prima, allora sarebbe prudente avere la continuazione pronta entro un paio di settimane dopo aver pagato la tassa di emissione. Come minimo, si può depositare la continuazione prontamente con una singola rivendicazione segnaposto e tornare indietro con un emendamento preliminare per aggiungere altre rivendicazioni.

Il tempismo è critico. Dovete depositare la domanda di continuazione mentre la domanda madre è ancora in sospeso, cioè prima che venga concessa (data di rilascio).

Aumenta il valore del vostro portafoglio brevetti

Se siete aperti alla concessione di licenze o alla vendita della vostra proprietà intellettuale, le domande di brevetto in sospeso possono avere un grande valore. Un potenziale licenziatario o acquirente vuole sapere se ha la possibilità di perseguire ulteriori rivendicazioni da far valere contro la concorrenza.

Come i concorrenti progetteranno intorno ai brevetti

Se siete curiosi di sapere come i brevetti di utilità possono essere evitati, allora dovete avere una chiara comprensione delle rivendicazioni e come analizzare le limitazioni in ogni rivendicazione indipendente.

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Vic Lin

Startup Patent Attorney | IP Lead Partner at Innovation Capital Law Group

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