Il est vrai qu’il ne se passe pas grand-chose avec toute la question de la ternissure en ce moment, mais c’est tellement AMUSANT et, le plus souvent, les faits sont si miteux, sordides et tout simplement trash que je ne peux pas résister. Alors, allons-y. En vertu de la loi fédérale sur la dilution des marques (« FTDA »), 15 USC 15 §1125, la dilution des marques est « la diminution de la capacité d’une marque célèbre à identifier et distinguer des produits ou des services, indépendamment de la présence ou de l’absence (1) de concurrence entre le propriétaire de la marque célèbre et d’autres parties, ou (2) de risque de confusion, d’erreur ou de tromperie ». Ainsi, la loi fédérale sur la dilution protège le pouvoir d’identification ou de distinction d’une marque.
La ternissure est une saveur de la dilution. Une marque est ternie lorsqu’une marque contrefaisante présente la marque contrefaisante sous un jour négatif – généralement dans le contexte du sexe, de la drogue, du crime, etc. Cela peut également se produire si le contrefacteur offre des produits de mauvaise qualité. L’idée est qu’un usage ternissant d’une marque menace de détruire la valeur commerciale de la marque parce que les gens associeront le manque de qualité des produits du contrefacteur aux produits sans rapport du plaignant, ou parce que l’usage du contrefacteur réduit la réputation de la marque en tant qu’identifiant sain des produits ou services du propriétaire.
La dilution par brouillage amoindrit lentement le caractère distinctif d’une marque alors que la dilution par ternissement est une attaque contre la réputation et l’image positive d’une marque. Voilà le truc : la dilution par ternissement est une analyse entièrement distincte de votre analyse de la probabilité de confusion. Avez-vous compris le verbiage « présence ou absence » de la loi ? Mais avant de lever les talons et de crier « Yahtzee », vous devez savoir qu’il est très difficile de faire accepter un argument de ternissement, alors ne vous impatientez pas de le sortir. La norme est très variable car elle est généralement analysée dans le cadre des lois sur la dilution d’un État (s’il y en a). Et je déteste faire ce truc d’avocat « eh bien, ça dépend », mais dans ce cas, une cause d’action en ternissement dépend vraiment de la juridiction.
Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. est le cas principal. Il est plus connu sous le nom de l’affaire du « petit secret de Victor ». Il y a beaucoup d’autres affaires de ternissement, mais celle-ci dure depuis JAMAIS et elle a même attiré l’attention de l’USSC. Pour faire court, Victor’s Little Secret est un magasin de nouveautés pour adultes. La société de lingerie Victoria’s Secret n’avait aucun sens de l’humour à propos de ce nom et a intenté une action en justice pour, entre autres, la ternissure de sa marque. L’USSC a contesté les preuves présentées et a renvoyé l’affaire devant le Sixième Circuit. Lors du renvoi, le sixième circuit a confirmé une injonction interdisant au défendeur, Moseley, d’utiliser la marque « Victor’s Little Secret ». Le tribunal a fait remarquer : « Il y a eu au moins huit affaires fédérales dans six juridictions qui ont conclu qu’une marque célèbre est ternie lorsque sa marque est sémantiquement associée à une nouvelle marque qui est utilisée pour vendre des produits liés au sexe. Nous ne trouvons aucune exception dans la jurisprudence qui permette à une telle nouvelle marque associée au sexe de subsister. » Ils ont inclus une litanie de cas pour soutenir cette affirmation :
- Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (l’affichage par les défendeurs, lors d’une exposition de divertissement pour adultes, de deux mannequins chevauchant un missile de la marque VIAGRA et distribuant des préservatifs porterait probablement atteinte à la réputation de la marque Pfizer);
- Williams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, au *7 (N.D. Cal, 6 déc. 2007) (l’utilisation par les défendeurs de la marque POTTERY BARN sur leurs sites web à caractère sexuel est susceptible de ternir « en associant ces marques à des meubles pour enfants et adolescents »);
- Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (l’utilisation par un site web pornographique de « VelVeeda » ternit la marque VELVEETA);
- Victoria’s Cyber Secret Ltd. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc., 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (les noms commerciaux internet des défendeurs sont susceptibles de ternir la marque célèbre lorsque les sites web « seront utilisés pour des divertissements de nature lascive convenant uniquement aux adultes »);
- Mattell, Inc. v. Internet Dimensions Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (lier BARBIE à la pornographie colorera négativement les impressions du public sur BARBIE);
- Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D Tex. 1998) (l’utilisation par les défendeurs de « The Polo Club » ou « Polo Executive Retreat » comme club de divertissement pour adultes a terni la marque POLO);
- Pillsbury Co. v. Milky Way Prods, Inc, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (la variation à caractère sexuel du PILLSBURY DOUGHBOY par le défendeur a terni la marque du demandeur);
- Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd, 467 F. Supp. 366, 377 (S.D.N.Y. 1979) (la représentation pornographique d’une cheerleader de style Dallas Cowboys Cheerleaders dans un film pour adultes a terni la marque professionnelle des Dallas Cowboys).
OK ! On a compris ! Sexe égale ternissement. Honte à vous, ternisseurs ! Je dois cependant admettre que j’ai ricané en lisant certains de ces arrêts. Mais que se passe-t-il si la ternissure présumée n’implique pas les parties intimes d’une personne ? Vous vous souvenez que je vous ai dit que cela dépendait de la juridiction ? Voyons ce que d’autres tribunaux font avec cette question :
- Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (Le ternissement causé simplement par une parodie éditoriale ou artistique qui satirise un produit ou son image ne peut faire l’objet d’une action en raison des protections de la liberté d’expression du premier amendement);
- Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(Pas de parodie parce que les produits et services étaient similaires et en concurrence et ternissement parce qu’il a créé une association négative);
- Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006) (pas de ternissement de sacs à main de haute qualité lorsqu’une personne vendait des jouets pour chiens grinçants « Chewy Vuitton »);
- Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc., 274 F.Supp.2d 319 (E.D.N.Y, 2006) (La ternissure n’est pas limitée à une conduite sordide ; le remplacement d’une garantie par une garantie inférieure sur entraîne une association avec le service inférieur fourni par un fournisseur);
- Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985)( Lorsque l’association est essentiellement un jeu de mots inoffensif et propre, qui ne fait que parodier ou se moquer de la marque du demandeur, la ternissure n’est pas probable. Une parodie peut être de mauvais goût, mais elle ne s’élève pas au niveau du malsain ou du non-savoureux).
¡Ay carumba ! Pour ceux d’entre vous qui comptent les points à la maison : Association négative, sexe, produit ou service de qualité inférieure égale ternissement. La liberté d’expression, la parodie, ou des produits différents ne sont pas synonymes de ternissement. Vous ne pouvez pas « coller au petit gars » en Utah (Harris Research, Inc., v. Lydon), mais vous pouvez comparer quelqu’un à un nazi en Géorgie (Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.). Vous pouvez utiliser une marque pour traiter quelqu’un de gros lard au Nouveau-Mexique (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld), mais il vaut mieux ne pas apposer une marque contrefaite sur des produits minables à New York (Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.). Cela vaut probablement aussi pour le crime et la drogue. Vous en avez assez ?
En fin de compte, la ternissure est une analyse amusante, mais elle n’est pas souvent soulevée parce que les faits sont soit très clairement ternissants (comme dans le cas d’une utilisation liée au sexe) et les affaires se règlent, soit c’est un argument perdant et une perte de temps totale, donc ce n’est pas allégué. De plus, la ternissure peut être un peu difficile à prouver. Il suffit de penser à la montagne de preuves que vous devez produire pour prouver que l’opinion du public consommateur sur votre marque a réellement baissé. C’est peut-être la raison pour laquelle la plainte de l’International House of Pancakes n’en a pas tenu compte et s’est contentée du bon vieil argument de la dilution par brouillage lorsqu’elle a poursuivi l’International House of Prayer. Pour une discussion de cette affaire, lire : IHOP v. IHOP : House of Pancakes Sues House of Prayer.
On pourrait faire valoir que l’autorisation d’une utilisation contrefaisante par un groupe religieux ternirait une organisation non religieuse comme IHOP, en arguant peut-être que l’organisation met un point d’honneur à accepter toutes les cultures et toutes les croyances. Mais il sera tout de même très difficile de prouver qu’un service de prière ternit quoi que ce soit. Une dilution due à un flou ? Bien sûr. Ternissement ? Meh- pas vraiment. Soit dit en passant, je parie que IHOP (à la fois les gens de la prière et le restaurant de crêpes) serait en mesure de poursuivre et de gagner probablement un procès en ternissement contre une entreprise utilisant un acronyme plus grossier de IHOP. En fin de compte, cependant, je ne peux m’empêcher de me demander ce que IHOP (le restaurant de crêpes) aurait fait si le défendeur était l’Église de Satan ? Cela aurait été un argument de ternissement intéressant !