Es cierto que no hay mucho que hacer con todo el tema del empañamiento en este momento, pero es tan DIVERTIDO y la mayoría de las veces, los hechos son tan sórdidos y simplemente de mala calidad que no me puedo resistir. Así que vamos a ello. Según la Ley Federal de Dilución de Marcas («FTDA»), 15 USC 15 §1125, la dilución de marcas es «la disminución de la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de (1) competencia entre el propietario de la marca famosa y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error o engaño». Por lo tanto, la ley federal de dilución protege el poder de identificación o distinción de una marca.
El empañamiento es un tipo de dilución. Una marca queda empañada cuando una marca infractora presenta la marca infractada de forma negativa, normalmente en el contexto del sexo, las drogas, la delincuencia, etc. También puede ocurrir si el infractor ofrece productos de baja calidad. La idea es que el uso de una marca que se empaña amenaza con destruir el valor comercial de la marca porque la gente asociará la falta de calidad de los productos del infractor con los productos no relacionados del demandante, o porque el uso del infractor reduce la reputación de la marca como un identificador saludable de los productos o servicios del propietario.
La dilución por difuminación va reduciendo lentamente el carácter distintivo de una marca, mientras que la dilución por empañamiento es un ataque a la reputación y la imagen positiva de una marca. La cuestión es la siguiente: la dilución por empañamiento es un análisis completamente distinto del análisis de la probabilidad de confusión. ¿Ha captado la expresión «presencia o ausencia» del estatuto? Pero antes de levantar los talones y gritar «¡Yahtzee!», debe saber que es realmente difícil hacer que un argumento de empañamiento se sostenga, así que no se ponga ansioso por sacar a relucir este argumento. La norma está en todas partes porque normalmente se analiza según las leyes de dilución de un estado (si es que hay alguna). Y odio hacer eso de los abogados de «bueno, depende», pero en este caso, una causa de acción de empañamiento realmente depende de la jurisdicción.
Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. es el caso principal. Es más conocido como el caso «El pequeño secreto de Victor». Hay muchos otros casos de empañamiento, pero éste ha estado en marcha desde hace mucho tiempo e incluso ha recibido la atención de la USSC. Resumiendo, Victor’s Little Secret es una tienda de novedades para adultos. La empresa de lencería Victoria’s Secret no tenía sentido del humor con ese nombre y la demandó, entre otras cosas, por empañar su marca. El USSC no estuvo de acuerdo con las pruebas presentadas y lo devolvió al Sexto Circuito. En la devolución, el Sexto Circuito confirmó una orden judicial que prohibía al demandado, Moseley, utilizar la marca «Victor’s Little Secret». El tribunal señaló que «ha habido al menos ocho casos federales en seis jurisdicciones que concluyen que una marca famosa se ve empañada cuando su marca se asocia semánticamente con una nueva marca que se utiliza para vender productos relacionados con el sexo. No encontramos ninguna excepción en la jurisprudencia que permita que esa nueva marca asociada al sexo se mantenga». Incluyeron una letanía de casos para apoyar este argumento:
- Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (la exhibición por parte de los demandados en una exposición de entretenimiento para adultos de dos modelos montando un misil con la marca VIAGRA y distribuyendo preservativos probablemente dañaría la reputación de la marca de Pfizer);
- Williams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, en *7 (N.D. Cal., 6 de diciembre de 2007) (el uso por parte de los demandados de la marca POTTERY BARN en sus sitios web de orientación sexual puede empañar «al asociar esas marcas con el mobiliario para niños y adolescentes»);
- Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (el uso de «VelVeeda» por parte de un sitio web pornográfico empaña la marca VELVEETA);
- Victoria’s Cyber Secret Ltd. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc., 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (los nombres comerciales de los demandados en Internet pueden empañar la marca famosa cuando los sitios web «se utilizarán para entretenimiento de naturaleza lasciva adecuado sólo para adultos»);
- Mattell, Inc. v. Internet Dimensions Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (la vinculación de BARBIE con la pornografía influirá negativamente en las impresiones del público sobre BARBIE);
- Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D Tex. 1998) (el uso por parte de los demandados de «The Polo Club» o «Polo Executive Retreat» como club de entretenimiento para adultos empañó la marca POLO);
- Pillsbury Co. v. Milky Way Prods., Inc, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (la variación de orientación sexual del demandado del PILLSBURY DOUGHBOY empañó la marca del demandante);
- Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 467 F. Supp. 366, 377 (S.D.N.Y. 1979) (la representación pornográfica de una animadora al estilo de los Dallas Cowboys en una película para adultos empañó la marca profesional de los Dallas Cowboys).
¡Vale! ¡Lo entendemos! Sexo es igual a empañamiento. ¡Qué vergüenza, empañadores! Sin embargo, tengo que admitir que me reí cuando leí algunas de esas sentencias. Pero, ¿qué pasa si la supuesta mancha no tiene que ver con las partes íntimas de una persona? ¿Recuerdas que te dije que dependería de la jurisdicción? Echemos un vistazo a lo que otros tribunales están haciendo con esta cuestión:
- Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (El empañamiento causado simplemente por una parodia editorial o artística que satiriza un producto o su imagen no es procesable debido a las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda);
- Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(No hay parodia porque los productos y servicios eran similares y estaban en competencia y empañamiento porque creó una asociación negativa);
- Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006) (no se empañó la calidad de los bolsos de mano cuando una persona vendía juguetes para perros que chirriaban «Chewy Vuitton»);
- Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc., 274 F.Supp.2d 319 (E.D.N.Y, 2006) (El empañamiento no se limita a una conducta sórdida; la sustitución de una garantía por una garantía inferior da lugar a una asociación con el servicio inferior prestado por un proveedor);
- Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985)( Cuando la asociación es esencialmente un juego de palabras inofensivo y limpio, que simplemente parodia o se burla de la marca del demandante, el empañamiento no es probable. Una parodia puede ser de mal gusto, pero no llega al nivel de insana o desagradable).
¡Ay carumba! Para los que lleven la cuenta en casa: Asociación negativa, sexo, producto o servicio inferior es igual a desprestigio. La libertad de expresión, la parodia, o los productos disímiles no equivalen al empañamiento. No se puede «pegar al pequeño» en Utah (Harris Research, Inc, v. Lydon), pero sí se puede comparar a alguien con un nazi en Georgia (Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.). No hay problema en utilizar una marca para llamar a alguien «culo de chorlito» en Nuevo México (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld), pero más vale que no pongas una marca infractora en productos de mala calidad en Nueva York (Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.) Y si utilizas una marca en relación con el entretenimiento para adultos en cualquier lugar, estás frito. Esto probablemente también se aplica a la delincuencia y las drogas. ¿Ha tenido suficiente?
A fin de cuentas, el empañamiento es un análisis divertido, pero no se plantea a menudo porque los hechos son claramente empañantes (como en el caso de un uso relacionado con el sexo) y los casos se resuelven, o es un argumento perdido y una completa pérdida de tiempo, por lo que no se alega. Además, el empañamiento puede ser un poco difícil de probar. Piense en la montaña de pruebas que tiene que presentar para demostrar que la opinión del público consumidor sobre su marca ha disminuido. Tal vez por eso la demanda de International House of Pancakes lo omitió y se limitó al argumento de la dilución por difuminación cuando demandó a International House of Prayer. Para un análisis de ese caso, lea: IHOP v. IHOP: House of Pancakes Sues House of Prayer.
Se podría argumentar que permitir un uso infractor por parte de un grupo religioso empañaría a una organización no religiosa como IHOP, quizás argumentando que la organización se esfuerza por aceptar todas las culturas y creencias. Pero aún así, será muy difícil demostrar que un servicio de oración empaña mucho. ¿Dilución como resultado de la difuminación? Por supuesto. ¿Empañamiento? No tanto. Por cierto, apuesto a que IHOP (tanto la gente de la oración como el restaurante de tortitas) sería capaz de demandar y probablemente ganar un caso de empañamiento contra una empresa que utilizara un acrónimo más chabacano de IHOP. Al final del día, sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué habría hecho IHOP (la gente de las tortitas) si el demandado fuera la Iglesia de Satán. Eso sí que habría sido un argumento interesante de empañamiento.