Zugegeben, im Moment ist nicht viel los mit dem Thema Markenanfechtung, aber es macht so viel Spaß, und meistens sind die Fakten so schäbig, schmutzig und einfach nur schäbig, dass ich nicht widerstehen kann. Also kommen wir zur Sache. Nach dem Federal Trademark Dilution Act („FTDA“), 15 USC 15 §1125, ist Markenverwässerung „die Verringerung der Fähigkeit einer berühmten Marke, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und zu unterscheiden, unabhängig vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein (1) eines Wettbewerbs zwischen dem Inhaber der berühmten Marke und anderen Parteien oder (2) einer Verwechslungs-, Irrtums- oder Täuschungsgefahr“. Somit schützt das Bundesverwässerungsgesetz die Identifizierungs- oder Unterscheidungskraft einer Marke.
Anschmutzung ist eine Variante der Verwässerung. Eine Marke ist befleckt, wenn eine verletzende Marke die verletzte Marke in einem negativen Licht darstellt – normalerweise im Zusammenhang mit Sex, Drogen, Verbrechen usw. Dies kann auch passieren, wenn der Verletzer Waren von geringer Qualität anbietet. Der Gedanke dahinter ist, dass eine verwässernde Benutzung einer Marke den kommerziellen Wert der Marke zu zerstören droht, weil die Leute die mangelnde Qualität der Waren des Verletzers mit den nicht verwandten Waren des Klägers in Verbindung bringen, oder weil die Benutzung des Verletzers den Ruf der Marke als gesundes Erkennungszeichen für die Produkte oder Dienstleistungen des Inhabers mindert.
Die Verwässerung durch Unschärfe lässt die Unterscheidungskraft einer Marke langsam schwinden, während die Verwässerung durch Anlaufen ein Angriff auf den Ruf und das positive Image einer Marke ist. Die Sache ist die: Die Verwässerung durch Anlaufen ist eine völlig andere Analyse als die gewöhnliche Verwechslungsgefahranalyse. Haben Sie die Formulierung „Vorhandensein oder Fehlen“ in der Satzung verstanden? Doch bevor Sie die Fersen zusammenschlagen und „Yahtzee!“ schreien, sollten Sie wissen, dass es wirklich schwierig ist, ein Argument der Verwässerung durch Anlaufen durchzusetzen, also werden Sie nicht nervös, wenn Sie dieses Argument anführen. Der Standard ist sehr unterschiedlich, da er in der Regel nach den Verwässerungsgesetzen eines Staates (falls es welche gibt) analysiert wird. Und ich hasse dieses anwaltliche „Nun, es kommt darauf an“, aber in diesem Fall hängt der Klagegrund der Verwässerung wirklich von der Rechtsprechung ab.
Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. ist der wichtigste Fall. Er ist besser bekannt als der Fall „Victor’s Little Secret“. Es gibt noch viele andere Fälle von Anlaufen, aber dieser Fall dauert schon Ewigkeiten an und hat sogar die Aufmerksamkeit des USSC erregt. Lange Rede, kurzer Sinn: Victor’s Little Secret ist ein Geschäft für Erotikartikel. Das Dessous-Unternehmen Victoria’s Secret hatte keinen Sinn für Humor bei diesem Namen und klagte unter anderem wegen Anschmutzung ihrer Marke. Die USSC war mit den vorgelegten Beweisen nicht einverstanden und verwies den Fall an das Sechste Bundesberufungsgericht zurück. Bei der Rückverweisung bestätigte das Sechste Bundesberufungsgericht eine einstweilige Verfügung, die dem Beklagten Moseley die Verwendung der Marke „Victor’s Little Secret“ untersagte. Das Gericht stellte fest: „Es gibt mindestens acht Bundesfälle in sechs Gerichtsbarkeiten, die zu dem Schluss kommen, dass eine berühmte Marke befleckt ist, wenn ihre Marke semantisch mit einer neuen Marke verbunden ist, die für den Verkauf von Sexprodukten verwendet wird. Wir finden in der Rechtsprechung keine Ausnahmen, die es erlauben, dass eine solche neue Marke, die mit Sex in Verbindung gebracht wird, Bestand hat“. Sie führten eine ganze Reihe von Fällen an, um diese Behauptung zu untermauern:
- Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (die Darstellung der Beklagten bei einer Ausstellung für Erwachsenenunterhaltung, bei der zwei Models auf einer Rakete der Marke VIAGRA reiten und Kondome verteilen, würde wahrscheinlich den Ruf der Marke von Pfizer schädigen);
- Williams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc, No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, at *7 (N.D. Cal., Dec. 6, 2007) (die Verwendung der Marke POTTERY BARN durch die Beklagten auf ihren sexuell ausgerichteten Websites ist geeignet, „durch die Assoziation dieser Marken für Kinder und Teenager-Möbel“ zu verunglimpfen);
- Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 949-50 (N.D. Ill. 2002) (die Verwendung von „VelVeeda“ auf einer pornografischen Website beeinträchtigt die Marke VELVEETA);
- Victoria’s Cyber Secret Ltd. P’ship v. V Secret Catalogue, Inc. 161 F. Supp. 2d 1339, 1355 (S.D. Fla. 2001) (die Internet-Handelsnamen der Beklagten sind geeignet, die berühmte Marke zu beeinträchtigen, wenn die Websites „für Unterhaltung lasziver Art, die nur für Erwachsene geeignet ist, verwendet werden“);
- Mattell, Inc. v. Internet Dimensions Inc, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000) (die Verknüpfung von BARBIE mit Pornographie wird den Eindruck der Öffentlichkeit von BARBIE nachteilig beeinflussen);
- Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1048 (S.D Tex. 1998) (die Verwendung von „The Polo Club“ oder „Polo Executive Retreat“ durch die Beklagten als Unterhaltungsclub für Erwachsene beeinträchtigte die Marke POLO);
- Pillsbury Co. v. Milky Way Prods., Inc, 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981) (die sexuell orientierte Abwandlung des PILLSBURY DOUGHBOY durch den Beklagten beeinträchtigte die Marke des Klägers);
- Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd, 467 F. Supp. 366, 377 (S.D.N.Y. 1979) (pornographische Darstellung einer Cheerleaderin im Stil der Dallas Cowboys Cheerleader in einem Film für Erwachsene beeinträchtigt die Berufsmarke der Dallas Cowboys).
OK! We get it! Sex ist gleichbedeutend mit Beschmutzung. Schämt euch, ihr Verleumder! Ich muss allerdings zugeben, dass ich gekichert habe, als ich einige dieser Urteile gelesen habe. Aber was passiert, wenn die angebliche Befleckung nichts mit den unanständigen Stellen einer Person zu tun hat? Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen gesagt habe, dass dies von der Rechtsprechung abhängt? Werfen wir einen Blick darauf, wie andere Gerichte mit dieser Frage umgehen:
- Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) (Eine Verunreinigung, die lediglich durch eine redaktionelle oder künstlerische Parodie verursacht wird, die ein Produkt oder sein Image persifliert, ist aufgrund des Schutzes der freien Meinungsäußerung durch den ersten Verfassungszusatz nicht einklagbar);
- Harris Research, Inc, v. Lydon, 505 F.Supp.2d 1161 (N.D. UT. 2007)(keine Parodie, weil die Produkte und Dienstleistungen ähnlich waren und im Wettbewerb standen, und keine Verunglimpfung, weil sie eine negative Assoziation hervorrief);
- Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC.,464 F.Supp.2d 495 (E.D. Va. 2006) (keine Verunglimpfung hochwertiger Handtaschen durch den Verkauf von „Chewy Vuitton“-Hundespielzeug);
- Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc., 274 F.Supp.2d 319 (E.D.N.Y., 2006) (Anlaufen ist nicht auf schändliches Verhalten beschränkt; das Ersetzen einer Garantie durch eine minderwertige Garantie führt zu einer Assoziation mit der minderwertigen Dienstleistung eines Lieferanten);
- Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 625 F.Supp. 48 (N.M. 1985)( Wenn die Assoziation im Wesentlichen ein harmloses, sauberes Wortspiel ist, das die Marke des Klägers lediglich parodiert oder sich über sie lustig macht, ist ein Anlaufen nicht wahrscheinlich. Eine Parodie mag geschmacklos sein, aber sie steigt nicht auf die Ebene des Ungesunden oder Widerwärtigen).
¡Ay carumba! Für diejenigen unter euch, die zu Hause mitzählen: Negative Assoziation, Sex, minderwertiges Produkt oder Dienstleistung ist gleichbedeutend mit Verunglimpfung. Freie Meinungsäußerung, Parodie oder unähnliche Waren sind nicht gleichbedeutend mit Verunglimpfung. In Utah kann man dem kleinen Mann nicht „an den Kragen gehen“ (Harris Research, Inc, v. Lydon), aber Sie können jemanden in Georgia mit einem Nazi vergleichen (Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.). Es ist in Ordnung, eine Marke zu verwenden, um jemanden in New Mexico einen Fettarsch zu nennen (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld), aber Sie sollten besser keine verletzende Marke auf lausigen Produkten in New York anbringen (Perkins School for the Blind, v. Maxi-Aids, Inc.) Und wenn Sie irgendwo eine Marke in Verbindung mit Erwachsenenunterhaltung verwenden, sind Sie erledigt. Das gilt wahrscheinlich auch für Verbrechen und Drogen. Genug?
Am Ende des Tages ist die Analyse der Anfechtung eine unterhaltsame Angelegenheit, aber sie kommt nicht oft zur Sprache, weil die Tatsachen entweder sehr eindeutig anfechtbar sind (wie im Falle einer sexuellen Verwendung) und die Fälle beigelegt werden, oder es ist ein aussichtsloses Argument und eine völlige Zeitverschwendung, so dass es nicht vorgebracht wird. Außerdem kann der Nachweis der Anfechtung ziemlich mühsam sein. Denken Sie nur an den Berg von Beweisen, den Sie vorlegen müssen, um zu beweisen, dass die Meinung der Verbraucher über Ihre Marke tatsächlich gesunken ist. Dies könnte der Grund dafür sein, warum die Klage von International House of Pancakes diesen Punkt ausließ und sich auf das einfache Argument der Verwässerung durch Unschärfe beschränkte, als sie das International House of Prayer verklagte. Eine Diskussion dieses Falles finden Sie unter: IHOP v. IHOP: House of Pancakes Sues House of Prayer.
Man könnte argumentieren, dass die Zulassung einer verletzenden Verwendung durch eine religiöse Gruppe eine nicht-religiöse Organisation wie IHOP beflecken würde, vielleicht mit dem Argument, dass die Organisation darauf bedacht ist, alle Kulturen und Glaubensrichtungen zu akzeptieren. Dennoch wird es sehr schwer sein, zu beweisen, dass ein Gebetsgottesdienst irgendetwas befleckt. Verwässerung als Ergebnis der Verwischung? Auf jeden Fall. Befleckung? Nicht so sehr. Ich wette übrigens, dass IHOP (sowohl die Beter als auch das Pfannkuchenrestaurant) in der Lage wäre, gegen ein Unternehmen, das ein geschmackloseres Akronym für IHOP verwendet, zu klagen und wahrscheinlich einen Prozess zu gewinnen. Letztendlich frage ich mich jedoch, was IHOP (das Pfannkuchenrestaurant) getan hätte, wenn der Beklagte die Kirche des Satans gewesen wäre? Nun, DAS wäre ein interessantes Argument für die Verunglimpfung gewesen!